三条鳄鱼对簿公堂，近似判断大有文章

案件背景：

勒内·拉科斯特，是20世纪20年代世界网球运动中的著名法国运动员，具有“鳄鱼”的绰号。结合网球运动中穿着衬衫等服装的切身体验，1933年，勒内.拉科斯特在法国创立了鳄鱼品牌，发展了一系列高质量衬衫等服装。此后，鳄鱼品牌逐渐走向全球，并成为运动服饰、运动装备、户外旅行用品及化妆品等诸多领域的国际知名品牌。自1979年起，拉科斯特公司在中国大陆地区陆续申请了第141103号“

”等系列鳄鱼商标，并于1984年进入中国大陆市场。

在大力投入市场经营过程中，拉科斯特公司也持续开展了侵权打假活动。例如，2003年，在拉科斯特公司诉（香港）鳄鱼恤有限公司商标侵权纠纷案中，双方在北京市高级人民法院的主持下达成一揽子和解；（香港）鳄鱼恤有限公司认可拉科斯特公司在先注册商标具有较高知名度，并承诺不再使用单条鳄鱼图形标识，更换新商标；双方还一致同意打击侵权假冒行为。

被异议商标第2018250 号，由（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司（下称“鳄鱼国际公司”）于1995年12月14日申请，指定商品包括第25类“服装”等。后该商标转让至（萨摩亚）卡帝乐鳄鱼私人有限公司（下称“卡帝乐公司”）名下。在被异议商标初步审定公告期间，（法国）拉科斯特公司、（香港）鳄鱼恤有限公司分别提出异议。商标局于2010年10月27日裁定被异议商标不予核准注册。卡帝乐公司不服，向原国家工商总局商标评审委员会提出异议复审申请。2014年4月14日，商评委以被异议商标的申请未违反2001年《商标法》第二十八条等条款为由，裁定被异议商标予以核准注册。

此后，拉科斯特公司、鳄鱼恤有限公司相继提起行政诉讼；但北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院均未支持拉科斯特公司、鳄鱼恤公司的实体主张；2018年，拉科斯特公司向最高人民法院提出再审申请。近期，最高人民法院提审本案，并作出（2020）最高法行再174、175号再审判决（“再审判决”），撤销被诉商标异议裁定及一审、二审判决，判令国家知识产权局重新作出异议复审裁定。该案的主要争议点为被异议商标是否与拉科斯特公司的在先注册引证商标构成相同或类似商品上的近似商标。

最高院判决主旨：

最高人民法院根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，并参照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条等规定，对商标近似问题进行了重点分析。

关于商标标志的近似程度。被异议商标由单条鳄鱼图形和“卡帝乐鳄鱼”文字组成；虽然被异议商标增加了“卡帝乐鳄鱼”文字，从图形和文字的结合来考虑，被异议商标的显著识别部分为鳄鱼图形。在“卡帝乐”不具有具体含义的情况下，相关公众容易将被异议商标呼叫为鳄鱼。拉科斯特公司的引证商标，由单条鳄鱼图形组成，相关公众将其呼叫为鳄鱼。双方商标中的鳄鱼图形均为嘴巴张开、尾巴上扬内弯。被异议商标虽然增加了“卡帝乐鳄鱼”文字，但并没有改变其显著识别部分。因此，被异议商标与拉科斯特公司的引证商标的近似程度较高。

关于商品的类似程度和相关公众的注意程度。双方指定商品均为服装、衣服等相同或类似产品。该等商品属于大众消费品，而非价格高昂或者有特定资质要求的特殊商品，其相关公众在购买时所施加的一般注意力不高。

关于请求保护商标的显著性和知名程度。虽然鳄鱼是自然界中已经存在的动物，但鳄鱼图形使用在服装等商品上，仍然具有很高的显著性。此外，在案证据显示，拉科斯特公司的鳄鱼图形商标，在被异议商标申请日前在中国大陆已经具有一定知名度。加之，拉科斯特公司在服装等商品上使用鳄鱼图形商标的同时，还针对其他相关经营者不断提起维权诉讼，努力保持其鳄鱼图形商标的显著性和知名度。2016年第141103号引证商标再度被认定为驰名商标，表明拉科斯特公司鳄鱼图形商标知名度的持续性。

关于被异议商标申请人的主观意图。首先，在1993年10月4日，商标局曾驳回过（新加坡）鳄鱼国际公司关于“鳄鱼”商标的申请；1993年11月2日《新民晚报》关于开设在上海的第一家卡帝乐鳄鱼品牌专卖店的广告报道突出使用了“真正的‘鳄鱼’来了”字样。上述事实足以证明，鳄鱼国际公司在被异议商标申请日前明知或者至少应知拉科斯特公司在第25类商品上的鳄鱼图形商标的存在。在这种情况下，鳄鱼国际仍然申请注册被异议商标，难谓善意。其次，卡帝乐公司在其阿里巴巴平台店铺和卡帝乐鳄鱼品牌专卖场使用头朝左鳄鱼图形商标，以及使用与法国国旗颜色排列一致的蓝、白、红三色鳄鱼平面模型等行为，进一步表明了其主观上具有将双方商标混淆或者产生特定联系的意图。

针对卡帝乐公司的提及的1983年境外《和解协议》事宜，再审判决指出，首先，拉科斯特公司于1979年领先鳄鱼国际公司14年之久申请注册鳄鱼图形商标，这也是1983年境外《和解协议》没有明确约定适用中国大陆地区的原因；新加坡国际仲裁中心基于该《和解协议》作出的裁决也指出，该协议只适用于明确约定的五个国家和地区。其次，商标权具有地域性，即便存在适用于中国大陆的商标共存协议，被异议商标是否应予注册，应按照中国商标法及其司法解释等规定进行判断。

针对卡帝乐公司的提出的引证商标不具有较高知名度，以及被异议商标是在先商标的延续性注册事宜，再审判决认为，请求保护商标具有知名度，仅是认定商标构成近似的积极因素之一。卡帝乐公司援引的在先基础商标，与被异议商标显著不同，亦无证据显示被异议商标进行了实际使用；而且判断商标近似，原则上并不需要考虑在后申请的被异议商标的知名度，特别是在被异议商标申请人明知或至少应知在先引证商标而继续申请注册、使用近似商标的情形下。

评述：

关于商标近似的判断，是商标授权、确权、维权过程中的核心问题之一。2002年《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九至十二条就商标近似判断作了规定；2017年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条进一步规定了在混淆可能性方面应当考量的五大要素，并在第三十一条规定“本规定自2017年3月1日起施行。人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定”，这为审理适用2001年《商标法》的商标授权确权案件参考该规定提供了依据。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条规定“人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（一）商标标志的近似程度；（二）商品的类似程度；（三）请求保护商标的显著性和知名程度；（四）相关公众的注意程度；（五）其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。”

就本案再审判决而言，笔者认为，有以下几点值得参考。

第一，在图形商标与图形文字组合商标的标志要素近似程度判断上，再审判决遵循了具体问题具体分析的判断方法。本案被异议商标虽系图文组合商标，但文字与图形呈分离状态。对消费者等相关公众来说，文字部分的“卡帝乐”并无具体含义；结合“鳄鱼”文字，以及占图文组合商标较大面积的鳄鱼图形，相关公众容易将被异议商标呼叫为鳄鱼。“卡帝乐”文字的加入，并没有从根本上改变被异议商标与拉科斯特公司引证商标在构成要素上的区别程度。本案对于那些在他人知名图形商标上添加少量元素以试图注册的案件，提供了参考思路。

第二，在考虑请求保护商标的知名度方面，本案再审判决的观点具有规则解释意义。

在案证据显示，拉科斯特公司的引证商标在被异议商标申请日前已经积累了一定知名度。例如，早在1984年，拉科斯特公司就进入中国大陆市场，并赞助了1984年在中国大陆地区举办的戴维斯杯网球赛；1989年7月11日，商标局在（89）商标异字第116号裁定中认定拉科斯特公司的“鳄鱼商标在消费中有一定的知名度，因此消费者对该商标都很熟悉”；1990年，在北京举办的亚运会上，有运动员身着拉科斯特公司的鳄鱼品牌服装参加网球比赛；1991年，商标局认定拉科斯特公司的鳄鱼商标在第25类“服装”商品上为驰名商标；1992年，有时装杂志刊登了对拉科斯特公司衬衫的推介广告；1994年，商标局在（1994）商标异字第368号《关于EXING商标的异议裁定》中认定拉科斯特公司的注册在先的“鳄鱼图形”商标在1991年已构成驰名商标。

第三，对于卡帝乐公司提出的被异议商标系延续注册事宜，再审判决进一步阐述了两个方面的处理思路。首先，需要考察声称延续注册的商标同其基础商标的近似程度，如二者的差异较大，而声称延续注册的商标与引证商标更接近，那么则不满足延续性注册的条件。其次，需要考察延续注册商标的使用情况，并重申了最高人民法院在“福联升”案[案号：（2015）执行字第116号]中曾经阐述的观点，即：判断商标近似，原则上并不需要考虑在后申请的被异议商标的知名度，特别是在被异议商标申请人明知或至少应知在先引证商标而继续申请注册、使用近似商标的情形下，如果仍然承认此种行为基础上产生的所谓市场秩序或知名度，无异议鼓励同行业竞争者违背诚实信用原则，罔顾他人合法在先权利，强行将其恶意申请的商标做大、做强。笔者认为，再审判决的上述观点，对于处理商标授权确权类案件中常见的延续性注册诉讼主张具有参考意义。本案中，卡帝乐公司主张延续注册的基础商标系1993年申请注册，晚于拉科斯特公司引证商标1979年的申请时间。延续注册的适用应根据具体案情慎之又慎，尤其在引证商标申请日早于延续注册商标的基础商标申请日的情况下。笔者进一步认为，鼓励诚实信用的经营主体做大做强是商标法的题中之意，但不应通过不法手段强行做大做强，以所谓“市场格局”来迫使司法机关提供庇护。

第四，商标申请人的主观意图对于混淆可能性判断具有重要作用。拉科斯特公司在本案中提供了相关证据，并主张卡帝乐公司在实际经营中单独突出使用鳄鱼图形商标，使用与拉科斯特公司所属国及创始和发展密切关联的法国国旗颜色、网球、绿色元素进行宣传，甚至将其临时卖场开设在拉科斯特公司专卖店几步之遥，具有较强的攀附商誉恶意，造成了严重的市场混淆。再审判决对相关事实进行了查明，并认定，鳄鱼国际公司在进入中国大陆市场之初，就知道拉科斯特公司在中国大陆具有在先注册商标。相关事实佐证了再审申请人的主观意图。

第五，本案对和解协议或者共存协议的处理，对类似案件具有重要参考价值。首先，拉科斯特公司同鳄鱼国际公司的前身利生民公司1983年达成的《和解协议》明确规定，协议仅适用于中国台湾、新加坡、印度尼西亚、马拉西亚、文莱五个国家或地区，并不包括中国大陆地区。关于共存协议的适用，多年来争议较多。有一种观点认为，既然双方商标曾经在某些地域有和解和共存的历史，那么该协议的相关内容在协议规定以外的地域也应予以“参考”，即应全球共存。笔者认为该观点模糊了本应明确清晰的商标法地域性原则，而且违反了当事人的意思自治原则。有共存协议，说明在共存的地域本就存在混淆可能性，只是当事人进行了适当容忍；对于没有签共存协议容忍共存的地区，应当尊重当事人的意思自治，不应强行共存。还有一种观点认为，只要双方的共存协议涵盖了中国大陆地区，则法院应当予以采信。我们认为，这种观点也是错误的。商标权不仅仅是私权利，还涉及到消费者利益、竞争秩序的维护及社会公共利益等诸多方面，且商标权具有地域性，对于商标能否获得注册，应坚持行政及司法审查优先，而不应以当事人意思自治替代行政及司法机关的独立审查判断。