海外商标的布局与保护

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：汪涛杨淼

原标题：海外商标的布局与保护

海外商标保护是一项长期、复杂而系统的工程。如何在有效保护的基础上，适当降低费用支出，保证企业平稳健康运营，为相关业务出海保驾护航，是企业海外商标管理部门值得思考的问题，也是体现其自身价值的一个重要方面，值得关注。

2020年“BrandZ™全球品牌价值100强”颁布，本年度中国品牌有18家入榜。据统计，整个榜单的全球品牌估值高达5万亿美元。如此高的估值是从哪里来的，它的基础在哪里？

众所周知，品牌与商标在某种程度上有一一对应或者正相关的关系。本文从海外商标的角度，谈一谈海外商标的布局与保护。

整体上讲，海外商标布局与保护，一般可以分为战略和战术两个层面。

战略层面，包括商标孕育、可注册性判断、保护范围、申请时间、注册地区、商标图样迭代更新等，这个程序通常由企业知识产权部门在汇总市场、销售、研发等部门的需求并结合企业实际情况后综合考虑制定。

战术层面，是指当某件具体商标注册需求确定后，申请人与代理律师所合作，将其按规划予以注册保护的过程，包括：申请提交与流程管理、如何规避法律风险、答复审查意见和异议、驳回复审、保留使用证据、定期监视检索、海关保护与侵权执法等具体法律行动，主要由代理律师所提供专业建议并根据申请人的具体指示执行。

本文将从海外商标的战略布局角度，做简单分析阐述。

战略层面

“5W+1H”策略，是管理学中的一种分析工具，用于管理中的决策程序。这种科学的工作分析方法同样可以适用于海外商标布局与保护的规划中，有助于企业做出正确、高效、可执行并富有成效的决策。

5W+1H是什么？

5W是指：Why（为什么做？）、What（做什么？）、Where（在哪儿做？）、When（什么时候做？）、Who（让谁做？）；1H是指：How（怎么做？）

对于海外商标保护而言，可以将上述问题具体化为如下内容：

Why（为什么需要在海外注册申请商标？）

What（哪些商标需要在海外注册？）

Where（商标需要在哪些地区进行注册保护？）

Who（海外商标交给谁处理？）

When（什么时候启动海外商标注册程序？）

How（海外商标注册程序怎么执行？海外商标注册后怎么管理？）

一、为什么需要在海外注册商标并进行品牌保护? WHY?

地域性是商标保护的特点之一，经批准或注册商标权只在该地区范围内有效，受到保护。如果希望在另一国受到保护，那么就需要获得该国的批准注册。因此，在中国注册有效的商标无法在其它国家或地区自动获得保护。

另外，品牌是企业参与海外市场竞争的利器，是企业的无价之宝。未注册商标在绝大多数国家的保护力度非常有限，在缺乏全球检索情况下，有可能在实际使用中侵犯在先商标特别是驰名商标的专有使用权；与此同时，也容易被他人有意或者无意予以抢先注册，也就是他人早于商标真正所有人申请注册其商标，以期获得经济利益的不正当竞争行为。特别是对于已经具有较高知名度和美誉度的国内品牌，其在海外被他人有意或者无意抢先抢注的现象比比皆是。

通常来讲，商标作为企业商誉的重要载体，一旦被抢注，企业将遭受巨大损失。抢注后，一般有四种方式处理：通过法律程序将抢注商标撤销、和解谈判有偿转让、放弃相关市场、启动新商标注册。无论采取哪种方式处理，对于企业来讲都是一次煎熬。如果出现商标在海外被批量抢注的情况，国内企业进行国际维权绝非易事，时间成本和费用成本一般企业几乎无法承受。

具体来说，在处理抢注问题上的难点和痛点如下：

1. 监控手段有限。除非企业建立了全球商标监视与检索系统，不然很难及时发现抢注商标信息。

2. 法律行动时间有限。有些国家的公告期非常短暂，例如：美国商标的公告期仅有30天。一旦错过公告阶段，打击抢注商标的难度将更大。

3. 证明抢注事实难度大。除了证明抢注人具有恶意、使用不正当手段、谋取不正当利益或者存在代理商/经销商关系，还需要提供被抢注商标自身具有相当影响力甚至达到驰名商标的状态。对于国内企业，在提供支持证据方面的负担较重。

4. 语言与法律体系理解差异。海外商标维权规定差别巨大，除了需要克服语言沟通障碍、文化理解障碍外，其法律体系、具体程序、法律术语内涵的差异也不容小觑，在实际维权诉讼中都会成为障碍。

5. 维权途径困难。作为企业，难以在短时间与多国律师楼建立信任和委托关系，不可能迅速了解各个国家律师楼维权策略是否得当、经验是否充足、信誉是否诚实可靠、收费是否良心合理等等。

6. 维权费用非常高昂。海外商标维权的律师费通常在每小时400美元至600美元之间，动辄数十小时的准备工作并不罕见，全程费用可想而知。

7. 维权时间漫长。对于英美法系国家，争端解决机制十分复杂，长达数年的和解诉讼是常见情况。

基于上述分析，对于有海外需求的国内企业，应该具有充分的理由和足够的动力在海外进行商标注册保护。

二、什么商标可以注册？哪些商标需要在海外注册？What?

企业在决定欲保护商标图样前，一定要充分关注与商标可注册性有关的注意事项，包括：合法性、显著性和在先性三个方面。例如：各国商标违反禁止注册或使用的条款有哪些？各国对于缺乏显著性的认定标准和常见情形是什么？哪些图形要素与文字内容容易与在先商标特别是驰名商标构成冲突？哪些内容容易沦为通用名？这些问题都是在商标设计阶段应当予以考虑的问题。

合法性，是指商标不得违反商标法中的一般性禁止规定。不具有合法性的商标不仅不能获准注册，也禁止作为商标使用。例如：美国商标法规定的具有欺骗性的地名、侮辱或不道德的标记、歧视性或侮辱性语言等均不得注册和使用。

这些规定与中国商标法中的禁用条款并无太大差异。例如：知名网游“Devil May Cry”的中文译名“鬼泣”、“CLASH OF CLANS”及其中文译名“部落冲突”均因具有不良影响在中国未予注册。

显著性，也就是一个标志作为商标，在特定商品和服务上具有的识别能力和区别能力。以美国商标保护理论为例，按照受保护力度的不同可将商标从弱到强分为五个等级：通用名称（general name）、描述名称（descriptive name）、暗示名称（suggestive name）、任意名称（arbitrary name）、臆造名称（fanciful name）。其中，通用名称完全不受商标法保护。臆造名称，例如：LENOVO用于电脑、CATL用于锂电池、HUAWEI用于手机，这种商标获得的保护效力最强，是商标名称的首选。臆造名称一方面相对更加容易获得商标注册，另一方面也有利于未来维权，因为这种商标名称是完全独创的，他人难以编造合理的理由来证明自己对其抢注的臆造名称拥有合理合法注册的理由。

值得注意的是，描述性名称和暗示性名称认定边界比较模糊，有时难以得出一致的结论。如果申请商标被认定为具有描述性，则商标所有人必须通过提供大量、广泛和长期的使用证据和广告宣传材料，证明该商标已经通过实际商业使用在消费者当中建立了第二含义，也就是已经通过使用获得了显著性，否则该商标难以获准注册，即使注册未来也容易被他人予以撤销。例如：“实况足球”游戏中，“实况”一词多指现场的实际情况、真实情况，“足球”作为一种体育项目为大众所熟知，即使商标所有人在复审和行政诉讼阶段提供了大量实际使用和宣传证据，但还是因为缺乏显著性被禁止注册。

国内企业在选择和设计商标时，除了考虑合法性和显著性外，还要注意避免侵犯他人现有的商标权、著作权、肖像权、商号权等在先权利或合法权益，否则也会导致商标注册和实际使用遭遇法律障碍，即使暂时得以注册，以后也会面临无穷无尽的麻烦。

另外，选择商标时一定要远离世界驰名商标。一方面，世界驰名商标本身具有强大的排斥能力，如果申请商标与之近似，很容易被驳回；另一方面，国际知名公司对于旗下的驰名商标视为珍宝，大多都建立了严密的全球商标监测机制，防止他人申请易混淆和可能被淡化的商标，一旦嗅到他人觊觎自己的宝贵财富，必将采取法律行动加以阻止。

对于商标设计之初就具有全球布局规划的企业更加需要重视这些问题，除了常见的固有风险外，在具体国家在前期还会遇到不可预测的各种困难。不同国家的商标审查制度千差万别，在选定目标国家后，相关企业还应关注选定国家的特殊规定。例如：在美国，人名不能作为商标注册；穆斯林国家禁止将猪作为图形商标注册；越南官方不接受纯汉字商标的申请注册；泰国禁止将与皇室题材相关内容作为商标注册。

因此，在选择商标过程中，企业知识产权部门有必要经常与代理机构沟通，并获得来自品牌专家和海外商标战略规划专业人员的建议。

在商标图样初步定稿后，需要对欲保护商标在国内全类别进行查询，全面评估商标的可注册性、当前和潜在风险、被弱化、淡化或丑化的可能性。与此同时，考虑到商标将进行全球化布局的问题，还应该考虑通过专门的商标检索机构进行全球查询，分析评估该商标全球注册保护的可行性以及注册后稳定性。

申请前阶段的分析、评估和各种方案之间的选择、对比，看似费时费力，但将最大限度规避后续注册过程中的驳回、异议等法律阻碍风险，有助于获得具有高稳定性的注册商标。相反，盲目启动商标注册程序，在效果上可能并不理想。在遇到驳回、异议等阻碍后，企业要么付出高昂的代价继续争取授权结果，要门被迫放弃保护计划另立新标。这种情况下，不仅费用支出上大大超出预算，在时间上也会遭到损失，延误海外市场拓展和布局的计划。

由此可见，前期做好设计、分析、查询检索和评估工作，后期将会减少不必要的麻烦，在商标授权的路上一马平川、势如破竹；反之，则可能四处碰壁、举步维艰。

对于需要注册的商标图样，一切具有与申请人产生联系的符号都应该作为商标加以注册保护，特别是重点海外市场，更加不可或缺。具体内容如下：

1.主商标，是指企业最主要使用的商标。例如：美的集团的“美的”商标，珠海金山软件股份有限公司的“金山”商标都是企业的主商标。通常，一个企业的主商标只有一个。

2.产品商标，是指根据企业的规划，将特定商标用于某款产品或服务的商标。例如：保洁公司（P&G）的洗发水采取的是一类产品多品牌的营销策略，旗下洗发水品牌包括：主打去屑的“海飞丝”、专长柔顺的“飘柔”、以青春亮泽示人的“潘婷”和以突显专业护发的“沙宣”。这些产品定位不同，但都取得了市场成功。

3.型号商标，例如：手机型号、汽车型号都应该考虑作为商标加以注册。例如：宝马公司旗下的X1、X3、X5、X7等多款车型作为商标在海外予以注册。

4.企业商号，企业名称是区别不同市场主体的标志，其中商号部分是企业名称的核心和精髓。企业名称非常容易被其他主体以商标形式加以注册，借此窃取他人的商誉，引起企业商号权与商标权之间的纠纷。因此，及早将企业商号注册为商标势在必行。

5.公司简称，有的品牌名称比较长，消费者更喜欢称呼其简称，或者是以“品牌+产品”的形式出现。例如：用“牛二”指代牛栏山二锅头白酒，“哈啤”是哈尔滨啤酒的简称。如果某种简称已经成为社会共识或者已经有了某种专属称呼的苗头，企业应该毫不犹豫的加以注册。

6.商标译名，国内企业的文字商标绝大多数以中文和/或英文进行申请保护，但是对于海外非英语国家，仅凭英文商标不足以让消费者识别和记忆。选择当地语言文字，打造并注册本土化的商标是品牌推广与传播的不二之选。

7.广告宣传语，广告宣传语也是辨识产品服务来源的宝贵记忆符号。当某条广告宣传语长期同特定的商品或服务同时出现，经过大量、广泛的宣传推广活动，则该广告语与特定商品或服务之间就会建立起唯一关联关系，具备商标属性的识别功能。为了提供高广告语的可注册性，可以考虑将企业主商标与特定宣传语组合申请，避免因广告宣传语缺乏显著性被驳回。

对于具体商标下指定的商品和服务，应该怎么选择？笔者认为可以从如下五个方面考虑：

1. 实际经营的商品和/或服务，主要是指申请人目前已经使用的内容，这部分是企业必须获得成功注册的，否则可能会产生侵权风险。例如：对于网络游戏行业，第9类（已录制的计算机游戏软件）、第41类（提供互联网游戏娱乐服务）、第42类（计算机软件的开发、更新、维护等）是必选类别，也是未来避免被投诉的权利基础。

2. 在商业规划范围内，即将投入使用的商品和/或服务。

3. 目前尚未涉足，但日后可能会发展到的领域，这部分类别对申请人也非常重要，未能及时注册可能会影响经营主体的长远发展。例如：娱乐出版业与玩具、文具、服装、纺织品、餐具、旅游文化等行业关联性较强，卡通人物或人物名称若被其他主体用于商标注册很容易被消费者误认来源。

4. 不大可能使用的领域，但该领域与申请人的主营业务关联性较强，如果在这些商品或服务类别上出现和申请人一样的品牌，将可能让消费者误认为与申请人有一定关联，从而影响申请人的正常经营和发展。例如：制药企业与保健品、化妆品、医疗器械、功能饮料之间的关联性较强，有必要将关联类别一并保护。

5. 几乎不可能实际投入使用的领域，但可能对品牌产生丑化的那些类别。申请人很可能不会涉足发展的某些领域，且这些商品服务与申请人的主营业务关联性较弱，但如果在这些类别上出现和申请人所使用商标一样的品牌，会让消费者产生不舒服的联想。例如：将婚纱摄影品牌注册在殡葬业，将饮料品牌注册在杀虫剂上。如果申请人早有行动，可以避免日后他人有意或者无意进入这些领域。

三、商标需要在哪些地区进行注册保护？Where?

目前全球共有近200个国家和地区，由于海外注册申请商标的费用相对较高，申请人需要熟悉各个国家和地区的商标流程、所需时间和基本费用框架，在申请前做到心中有数。企业在进行海外商标布局选定目标国时，可综合考虑以下因素：

1、具有实际业务的地区。在这些地区保护相应的商标，是必不可少的，需要优先考虑并尽快落实。一旦行动迟疑，宝贵的商标财富利落入他人之手，后果不堪设想。例如：对于网络游戏公司而言，一款游戏问世不久，可以从后台看到全球各地下载量、付费情况等信息，马上可以确定保护地区的优先性。

2、即将投入使用或已尝试推广业务的地区。如果企业已在当地接洽代理商、经销商的，这些地区往往是商标被恶意抢注的多发地和重灾区，需要予以特别关注。例如：国内最大的内燃机生产企业——玉柴集团，旗下“玉柴YUCHAI”商标在全球多地被恶意抢注，经调查大多数是当地代理商、经销商所为。

3、产品的制造地和转运地。这些地区，企业虽然不会将产品实际投入使用，但由于与产品生产与流转环节密切相关，特别是仿冒情况严重的国家，也是申请人快速注册的优先选择。

4、传统发达地区海外市场。一般而言，美国、欧盟、日本、韩国、新加坡等传统优势地区消费能力强，通常是世界各国出口企业的目的地国。

5、新兴地区市场。这些地区具有庞大的人口规模和相当数量的新兴中产阶级，具有较强的消费能力。对于高科技行业，例如：通讯、互联网企业，在相关产业欠缺、人口规模庞大的地区布局，优势会更加明显，例如：印度、印尼、泰国、马来西亚、越南、巴西等。

总体而言，海外商标保护通常费用较高、程序相对复杂、信息不够透明，需要企业慎重选择具体需要保护的地区。对于那些费用十分高昂的地区，例如：阿联酋、沙特等，如有实际需求可以考虑仅在重点商标和实际使用类别上加以注册保护，减轻企业的财务负担。

四、什么时候启动海外商标注册程序？When？

一旦商标图样、商品服务内容和欲保护地区确定好后，启动注册程序应该越早越好！

世界上绝大多数国家采用申请在先原则，对于相同近似商标，初步审定并公告申请在先的商标。申请日是决定相同近似商标是否能够注册的关键。对于初次申请的商标，可以利用《巴黎公约》规定的优先权原则——任何公约成员国的申请人，在向某一成员国首先提出商标注册申请后6 个月内，又向其他成员国提出同样申请的，其他成员国应以该申请人首次提出申请的日期为申请日，即享有优先权。在优先权期限内，即使有任何第三人提出申请或使用了该商标，申请人仍因享有优先权而获得商标专用权。申请人可根据国内商标的申请日期在规定期限内在其他国家主张优先权。

五、海外商标交给谁处理？Who？

海外商标的保护内容、保护地区和启动注册时间确定后，将进入执行阶段，接力棒由企业交给代理机构。对于国内企业，在海外商标保护过程中，大多通过熟悉该企业业务的总代理和目的地国律师楼合作完成。

专业素质过硬、实战经验丰富、工作态度积极、收费良心合理的代理机构是企业考察的关键点。合作代理机构是否了解国内企业的思维模式、沟通方式、付费理念也至关重要。选择既了解目的地国的商标法律制度、具有当地丰富经验，同时也了解国内委托人实际需求和付费方式的代理机构，会进一步控制好费用支出。

申请人需要在选择海外商标业务总代理上做好功课，避免在案件流程和收费上被目的地国代理机构牵着鼻子走，失去案件的主导地位和对案件进展的控制力，沦为目的地国律师所的“传话筒”和“二传手”。

另外，选择在具体委托事务上拥有核心竞争力和独立自主决定海外合作律师所的代理机构，也是保证专业水准和费用控制上的一个关键要素。例如：有的代理机构虽然规模很大，但并非都专精于海外商标法律业务；一些大型事务所通过与海外律师所以换案方式处理国内申请人案件，在特定利益关系背景下，在处理具体案件时，特别是一旦出现审查意见、驳回、异议、诉讼等法律阻碍，是否能做到百分之百以国内委托人的利益为行动方向，立场不偏不倚、费用合理公道，也是国内企业需要考虑的问题。

六、海外商标注册程序怎么执行？How？

实务中，即使前期做好充分的准备工作，在海外商标注册过程中也不可避免会在个别地区发生审查意见、驳回等法律程序。一旦出现这些情况，代理机构需要及时和委托人沟通并提供必要的法律建议，对于一些比较复杂、棘手的案件，代理机构在出具法律意见前和处理具体案件过程中还需要和所在国的审查员进行沟通，争取最大机会克服法律程序阻碍。对于一些急需授权的商标注册申请，可以在满足一定条件下通过某些国家特有的加快程序解决，例如：日本、韩国、美国、德国、欧盟等都具有相应的商标审查加快程序。

海外商标法律保护是一项复杂而专业的工作，入手容易，但做好做精、不出问题、不留遗憾却很难，仅凭申请人难以完全把控和处理。贸然委托代理机构提出注册申请会面临更高的费用成本、无尽的时间代价以及申请人难以承受的持久的风险和缺陷，将海外商标布局陷入死循环。这种案例在海外商标保护实务中并不罕见。因此，作为国内申请人通过海外商标保护专家全程咨询和帮助十分必要。

七、海外商标注册后怎么管理？How？

商标在海外核准注册后，并非无忧无虑、万事大吉了，还需要做好后期的管理工作。具体而言，商标注册后的管理工作可以分为四个方面，即，常规维护、规范使用、预警监视、迭代更新。

1. 海外商标注册后的常规维护：

企业需要做好海外商标的日常维护工作，记录有效日、续展期间以及某些国家的特殊期限。目前大多数国家采取10年有效保护期，有的从申请日起算，有的从注册公告日起算，并可以在商标有效期到期前续展。需要留意的是：有些国家采取7年制有效期（例如：澳门、尼日利亚、孟加拉）、有的采用15年制有效期（例如：委内瑞拉、黎巴嫩），还有的采取当地历法计算续展时间，例如：沙特阿拉伯采取伊斯兰历法，注册商标有效期大致相当于公历的9年8个月至9年9个月之间，具体时间需要个案确定。

有些国家商标有效性的维持，还需要依赖申请人在特定时间段提供使用声明和使用证据。例如，美国商标注册后的第5-6年、9-10年都需要商标注册人及时主动向商标主管机构提交使用证据；菲律宾商标在申请后的3年内、注册后第5-6年期间需要提交使用声明。此外，墨西哥、阿根廷、柬埔寨、波多黎各、莫桑比克等也都有类似的提供使用证据、使用声明的规定。由于国内商标没有上述制度，很多企业容易忽视这些工作。

申请人还需要定期收集和保留在各个国家的商标使用证据。海外各个国家基本都有类似于国内的注册商标连续三年不使用撤销制度，只是对于连续不使用的期间规定不同。企业在国外注册商标以后也可能会遭遇被他人提出不使用撤销的情况，届时需要申请人提供商标在该国家的使用证据，阻止注册商标被撤销。另外，这些使用证据也将成为未来打击侵权行为的有力证明材料，避免一旦出现侵权行为无法提供有效的证据材料或者证据材料不足的问题。

另外，如果申请人名称、地址变更，或者商标被转让、许可，需要及时办理相关登记手续。

2. 海外商标注册后的规范使用：

海外商标注册后的规范使用可以分为商标图样规范使用、角标规范使用、商品和服务保护范围是否恰当等。

首先，商标一旦核准注册后，其图样在实际使用中不可任意改动。如果擅自改变商标图样，可能带来商业和法律两方面的问题。

从商业角度看，企业的市场营销和广告策划人员，其广告设计、说明书、名片、宣传册上的商标图样，可能出现高矮胖瘦、五彩斑斓、各式各样的视觉效果。这显然不利于商标标志的一致性推广，影响企业的社会评价。

从法律角度看，商标图样变化后，如果达到一定程度，可能与他人已注册的商标构成在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标，无意间侵犯他人的商标专用权。另外，不规范使用商标图样，有可能在撤销程序中面临举证困难，可以提交的使用证据不被所在国接受，导致已注册的商标被撤销的结果。

其次，申请人需要正确使用角标。“®”符号可以在商标标识的右上方或右下方以角标的形式使用，表示已经在某个国家核准注册的商标，未注册商标不可随意使用。正确使用“®”符号，可以向社会传递注册商标信息，起到警示他人避让和攀附的作用。

另外，产品和服务出海前，知识产权部门需要与市场销售部门核实清楚具体产品和服务是否已经纳入在该国的商标注册范围内。如果没有的话，需要立即启动补充注册程序，确保所有实际投入使用的产品和服务，都具有该国核准商标下的专有使用权。

3. 海外商标注册后的预警监视：

企业要做好海外商标的预警监视工作。预警监视大致可以分为三种途径：

1、通过各个国家商标资料库的定期监视检索，及时发现目标国家相同或近似商标的申请、公告、注册情况，利用警告函、非正式反对函、异议程序、撤销程序等，尽早采取应对法律措施。国内企业可以委托专业的商标监视机构进行全球商标监视，从而及时获取商标维权所需信息。

2、通过海关备案获得侵权信息。商标所有人向国内海关和目标国海关提出海外备案申请，侵权产品在出关和清关时，国内海关和目标国海关对侵权嫌疑货物实施扣留措施，从而拦截侵权、仿冒商品流出国境并流入海外市场。