浅析商标在先使用的知名度认定标准

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——以“香港繁体荣华与苏氏带圈荣华商标诉讼案”为视角

作者 | 温旭张满兴广东三环汇华律师事务所

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

（本文13943字，阅读约需27分钟）

听到“清香嫩滑零舍不同”的月饼广告语，就想起香港“”。香港“”始于1950年，随着1978年中国内地的改革开放，香港与内地往来日益密切，香港居民到内地探亲访友，内地居民到香港旅行，香港“”成为了送礼佳品。

在香港“”进入中国内地二十多年的时间，苏氏带圈“”在注册后的十多年中从未实际使用过，反而效仿香港“”的方式使用，甚至在2011年前从未对香港“”提出任何侵权诉讼，在苏氏带圈“”通过搭便车“傍”香港“”发展到一定规模后，于2011年才在北京反告香港“”侵犯其带圈“”及“榮華月”两个注册商标专用权，2017年北京高院（2013）高民终字第4324号（下称北京高院4324号）判决香港“”构成侵权，认为香港荣华在先使用并持续使用的“”不构成知名商品特有名称。[1]恰恰相反的是，对于相同的法律事实，广东高院同年在先的（2013）粤高法民三终字第488号判决（下称广东高院488号）却认为：在先使用并持续使用的“”享有知名商品特有名称权，苏氏荣华并未按照其带圈“”商标注册的形式规范使用，反而刻意将“荣华”二字从圈中拆解出来，再加上与香港荣华相近似的“花好月圆”包装装潢，共同使用在月饼上的“荣华月饼”构成侵犯香港“”的知名商品特有名称权。[2]同样的当事人，同样的权利基础，同样的证据，同样的法律事实，广东高院488号与北京高院4324号却作出两个完全相反的判决，笔者认为该问题的关键在于：两地法院对在先使用知名度的认定标准不同，进而得出不同的判决认定。下面笔者主要围绕这一焦点问题展开讨论。

一、尊重诚实信用，保护善意使用

已注册商标与在先使用未注册商标，是商标法不断协调平衡的两个方面。我国是以商标注册制度为主，同时《商标法》和《反不正当竞争法》坚持贯彻诚实信用原则，保护公平竞争，因此保护在先权利，也是解决知识产权权利冲突的一项基本原则。根据现行《商标法》第三十二条的规定[3]和2012年最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第二十二条[4]规定，都为在先使用人不侵权抗辩提供了政策支撑和法律适用，而2014年《商标法》新增加的第五十九条第三款[5]“先用抗辩”条款，加强了对未注册商标的保护并平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益，提供了更为明确适用的具体法律规定。除了《商标法》之外，《反不正当竞争法》也有对于未经核准注册，但经过使用具有一定知名度的商业标识予以保护。即1993年《反不正当竞争法》第五条第（二）项中保护的“知名商品特有名称、包装、装潢”（新《反不正当竞争法》已修改为“有一定影响的商品名称、包装、装潢”），该“有一定影响的商品名称、包装、装潢”，实质上是有一定影响的未注册商标。在商标侵权民事案件中，商标在先使用人能否以善意在先使用，来对抗在后相同或者近似商品或服务上注册的相同或近似商标，一直是司法实践中的难点问题。

实际上，在政策支撑和新法律条款出台前，在大量的司法实践中，许多法院已经尝试通过个案，在无明确适用法律规定的情况下，为在先善意使用人提供保护。如在2006年的湖南省高级人民法院审理的“泸州千年酒业、四川诸葛亮酒业与四川江口醇侵犯注册商标专用权纠纷案”中（简称“诸葛酿”案），法院认为在原告“诸葛亮”注册商标核准前，被告已经将“诸葛酿”作为商品名称在先使用，在市场上就已经具有一定影响力，已为相关公众所知悉，并具有一定的知名度，一般消费者施以一般注意力不会对“诸葛酿”酒系列商品与“诸葛亮”注册商标的商品产生误认。因此，被告使用“诸葛酿”作为商品名称不构成对“诸葛亮”注册商标的侵权。[6]最高人民法院裁定维持了这一判决。[7]

在2008年北京市海淀区人民法院审理的“北京玉帛源商贸有限公司与新天国际葡萄酒业有限公司等侵犯商标权纠纷案”中（简称“花样年华”案），法院认为被告在葡萄酒商品上使用“花样年华”标识在先，且在先时间较长，对“花样年华”作为商品名称享有一定的在先权利，没有侵犯原告“花样年华”商标专用权。[8]在2012年最高人民法院审理“高某某与宁夏哈纳斯新能源集团有限公司侵害商标权纠纷案”中（简称“哈纳斯”案），被告在原告商标申请注册前就使用“哈纳斯”、“MBI”等标识”，法院认定被告的“哈纳斯”标识构成在先使用并有一定影响的商标，因此被告使用“哈纳斯这一在先使用并有一定影响商标的行为，不构成对原告“哈纳斯”注册商标的侵权。[9]

这些司法实践，实质上都是坚持商标的价值源于商标的实际使用，虽然我国是实行商标注册获权制度的国家，但商标注册制度的根本目的是促进和保护实际使用的商标，或者以实际使用为目的的商标。保护在先使用的未注册商标，更是强调和反映了商标通过使用，才能发挥其揭示商品或服务来源这一基本作用。中国人民大学知识产权研究院刘春田教授认为：“按照现行商标法，一个符号，一经完成登记注册，无论使用与否，就是注册商标，就享有商标权，就受到法律保护。但是，如果按照我们前面的逻辑，一个民事主体选定一个符号，未经商业性使用，没到市场上担当过标记产品的功能，仅仅到政府职能部门做了一个登记备案，并由该部门发布了一个声明。无论从事实上，还是从法律上看，都还不是一个商标。商标权作为私权，其民事法律关系的产生，应当与相应的法律事实为前提。商标权的发生应当以特定符号的商业性使用这个法律事实为前提。仅仅履行在政府机构登记注册的法律行为，不能等同于在市场上的商业行为。不能产生只有完成市场行为才能发生的法律关系。简而言之，登记注册，不能替代实际使用。否则就会背离市场规律和法则，就会有违法治。不公平在于，它和那些虽然没有登记注册，但是实际使用商标相比，谁才是真正商标，如果纳入一个法治思维去考虑这些问题会发现，这是不和逻辑的，也是对市场和经济规律的对抗。所以我认为应当结束长期以来把商标注册绝对化的做法。应当遵循民法原理确立一个原则，在相同条件下，单纯的注册而不使用，和单纯的使用而不注册之间发生冲突的话，从当前的谁注册保护谁，改为谁实际使用保护谁。这既公平诚信，也符合市场的基本法则。登记注册的效力是公权力机关为一项法律行为及其与现有商标秩序的关系现状所出具的证明。注册只是证明你做了什么，无法对你没做的事出具证明。按照法治，商标权是市场的产物，登记行为不是市场行为，无权获得只有市场行为才能获得的权利。一个符号如果只注册了没实际使用，不是商品，也不能成为商标。没有因使用产生的商业利益，就没有商业价值，就不属于财产，就不能产生商标权。”[10]而商标法第五十九条第三款“先用抗辩条款”的出台，也表明了不再承认注册商标具有绝对效力，而是允许善意在先使用的未注册商标，在一定条件下可抗辩在后注册商标，尊重和保护通过善意在先、诚实信用而凝聚的商誉和已经形成的市场格局，与注册商标合理共存。[11]

北京大学知识产权学院张平教授认为：“从上世纪八九十年代，香港荣华对“”标识的使用情况来看，香港荣华的使用具有善意，并且早在香港及粤港澳一带具有一定的知名度，并不侵犯苏氏荣华的带圈荣华注册商标权。”[12]

从客观历史事实来看，香港荣华公司对“”的使用一直是善意的、在先的使用。香港“”自1950年成立后所生产的月饼，包装上一直使用“花好月圆”（牡丹花+月亮）图案包装装潢和“”文字标识这一形式，1980年代进入中国内地后，也一直按该形式使用，在香港“”进入中国内地时，苏氏“”商标还没有进行申请和获准注册，香港“”从无攀附苏氏“”商标商誉的主观意愿。此外，即便在苏氏“”商标申请注册后，香港“”在这么多年的长期使用中，一直没有改变自己的特定使用方式，一直规范、合理使用自身在先权益。在1997年苏国荣受让“”商标之前及受让之后多年，“”商标并未进行实际使用。我国商标法是以促进商标的实际使用为价值选择，没有实际使用的商标就没有产生任何使用价值和市场商誉，根本不为相关公众所知晓，可见香港“”一在先使用，二是善意使用。

相反，苏氏“”通过使用与香港“”近似的包装装潢，以及将其“”商标从圈里跳出来，使用与香港“”相同的繁体“荣华月饼”等不正当竞争行为，搭香港“”便车的行为才具有明显的恶意。中国科学院大学李顺德教授认为：“对香港荣华的诚实信用的经营方面我们应该给予正常的保护。不能允许他人以不正当的手段滥用打压，也不能支持和纵容他人利用商标进行不正当竞争，绝不允许以法律去保护违反诚实信用原则的行为，这应该是一个最基本的底线。”因此，“利用合法注册商标，违反诚实信用的基本原则，从事不正当竞争行为，打压竞争对手，这一行为本身就是违法的，是背离商标法、反不正当竞争法的立法根本宗旨的。”[13]

附香港荣华长期使用之包装装潢及名称，苏氏受让带圈荣华标志及首次生产月饼的包装盒与名称。

浅析商标在先使用的知名度认定标准

香港荣华公司月饼在香港地区、中国内地持续使用的“花好月圆”包装装潢和“”文字

苏氏荣华的注册商标

1990-11-10获准注册

1997-12-28由苏国荣受让取得

苏氏荣华1997年受让商标后当年生产的月饼盒使用的包装盒与名称

二、在先使用知名，标准如何认定

适用在先使用抗辩，要求在先使用商标的行为具有一定影响，北京市朝阳区人民法院赵刚法官认为：“具有一定影响情况下才予以保护的意义在于既能防止商标注册人对在先使用人商标声誉的‘不劳而获’，也能防止对具有一定知名度的在先未注册商标进行喊停而造成过多的社会资源浪费，同时也能够提升在先未注册商标使用人的知识产权法律意识，鼓励其通过商标注册加强对自身的权利保护。”[14]

那么在先使用商标需要达到什么样的知名度？从涉及“一定影响”的《商标法》第三十二条及第五十九条三款来看，以及新《反不正当竞争法》第六条（一）项中的“一定影响”并非明确的标准，何谓“一定影响”，在司法实践中，通常由人民法院结合具体案件情况，根据在相关地域使用、相关公众知晓程度等知名度进行判断。2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》【法发〔2010〕12号】第十八条中指出：“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标，即应认定属于已经使用并有一定影响的商标。有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的，可以认定其有一定影响。”该意见为“一定影响”的判断提供了考量因素，主要为以下方面：（1）在一定地域范围内的相关公众（特定消费者）的认知情况，（2）在先商标的实际使用情况，即使用时间、区域、销售量或者广告宣传等因素。从最高人民法院2009年发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2008）》文件来看，最高人民法院认为“有一定影响本身是有弹性的，对商标有一定影响的要求标准不宜过高，并可以结合注册人的明知或恶意进行考虑。”根据最高人民法院的解释，在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品，应当认定为1993年《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的“知名商品”。人民法院认定知名商品，应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象，进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围，作为知名商品受保护的情况等因素，进行综合判断。而从现行《反不正当竞争法》将“知名商品特有名称、包装、装潢”改为“有一定影响的商品名称、包装、装潢”来看，对于善意使用商业标识所形成的权益，知名度要求已然降低，要求并不高。

笔者认为，结合以上因素，在认定在先使用商标知名度时，应该从宽把握，标准不宜过高，并不能要求该在先使用商标必须达到相当高的知名度，要结合时代背景、商品或服务特点、具体使用时间、使用范围、使用强度等因素综合判断，并且对于域外知名品牌，更不应该要求过高的标准。

在个案认定中，很多因素都会影响法院对于在先使用商标的知名度认定的判断。（1）使用地域范围并不要求全国范围，一个省或一个市的使用也可被认定为“一定影响”。在上文提到的“哈纳斯”商标侵权案中，哈纳斯公司虽仅在银川市一个市的使用范围，法院考虑到哈纳斯公司提供的是与天然气供热等相关服务具有一定特殊性，在银川市仅在哈纳斯公司一家从事该服务，相关媒体也对其进行多次报道，最终哈纳斯公司使用的“哈纳斯”标识构成“在先使用并有一定影响的商标”[15]；“好日子”商标侵权案中，好日子公司仅云南省使用，在云南省太阳能热水器行业享有一定影响也被认定为“有一定影响”。[16]（2）使用在先时间也无具体明确，可能仅一天、早一年、两年也会认定为“一定影响”。如果以注册商标申请日为时间节点[17]，搜狗产品发布仅仅一天即在计算机软件上被抢注，在先使用仅比抢注行为早一天的行为，抢注行为被予以规制。在“Gmail”商标行政案中，法院基于谷歌公司在注册商标申请日前2年，即谷歌公司于2004年4月1日开始在其网站上使用Gmail电子邮箱名称提供电子邮箱服务，随后在较短时间内进行了大量宣传的事实，认定谷歌公司在电子邮件服务上已经在先使用“Gmail”商标，并在中国内地地区相关公众中具有一定影响[18]。在“花样年华”商标侵权案中，法院在综合考虑注册商标人并未实际使用“花样年华”商标、注册主观恶意，及相关公众的认同和知晓程度，虽然新天葡萄酒公司最迟使用“花样年华”作为商品名称的时间，仅仅比“花样年华”商标注册日早一年，也被认定为“使用在先且在先时间较长的商品名称”[19]。诚然，在先使用商标的知名度都是通过个案认定，透过现象看本质，我们从个案中可以看到法院判断在先商标知名度时，其前提基础就是诚实信用、在先善意使用的基本原则。

具体到“香港繁体荣华与苏氏带圈荣华商标诉讼”一案，北京高院对于香港荣华“”知名度的认定标准，与最高法及相关法院判决掌握的相比，该标准明显偏高。北京高院4324号认为：“但本案现有证据不能证明在第533357号‘荣华及图’商标申请注册前，香港荣华公司、东莞荣华公司使用在月饼上的‘榮華’标识已经在中国内地进行大规模的商业性使用，故在案证据不足以证明香港荣华公司、东莞荣华公司使用在月饼上的‘榮華’标识在第533357 号‘荣华及图’商标申请注册前已经在中国内地通过使用构成未注册驰名商标或知名商品特有名称。”[20]

从判决书中可以看出，北京高院将“未注册驰名商标”与“知名商品特有名称”的知名度认定标准都定位在“大规模的商业性使用”这一标准上，显然不妥。“大规模的商业性使用”是认定“驰名商标”知名度的标准，而不是“知名商品特有名称”的知名度认定标准，后者只要具有“一定影响”便可。并不要求达到“大规模的商业性使用”或该案一审时北京市第一中级人民法院所要求的“广泛、大量的进入中国内地市场”[21]这一驰名商标知名度的认定标准，北京高院以认定未注册驰名商标知名度的标准来评判香港荣华“” 是否构成“知名商品特有名称”明显是适用法律错误。中国社会科学院知识产权中心李明德教授表示：“对于双方纷争来说，北京案判决中对于香港荣华“荣华月饼”知名度的认定标准过高，知名度的范围应当是全国性的，还是限于珠三角地区，甚至限于在某个市、镇知名，值得商榷。”[22]

北京高院认定香港荣华“”在先使用知名度的标准，与最高法及相关法院判决掌握的尺度不一，明显偏高，参考现有司法实践的认定标准，香港荣华“”足以构成知名商品特有名称。与“哈纳斯”、“好日子”、“Gmail”、“花样年华”等案所要求的在先使用知名度标准相比，香港荣华“”在境内外善意使用、在先使用、长期使用，香港荣华“”至少在1987年就在内地使用，比苏氏带圈“”商标申请日早3年，比核准日早4年；其使用范围多达北京、沈阳（辽宁省）、上海、新疆、内蒙、广东、兰州（甘肃）等7省、直辖市、自治区；其使用时间、使用范围、使用强度等等与上述案例所要求的知名度相比，是有过之而无不及，远远超出上述案例的所要求的知名度判断标准，北京高院却没有给予香港荣华“”在先使用的同等保护，相反香港荣华“”被认定构成对“”注册商标的侵权，判赔300万元的结果值得商榷。

此外，在实际案件判断知名度时，不能简单地以在后商标的申请、注册日为分界点，而还应考虑在先使用结合其在后持续使用对该知名商品特有名称的构成所产生的作用。正如北京高院驳回苏国荣在后申请的第3865608号“

浅析商标在先使用的知名度认定标准

”商标申请注册的行政案中，即（2014）高行终字第2010号判决书（下称北京高院的2010号判决）所认定：“这里必须指出的是，明知他人有在先注册商标，仍在相同或类似商品或服务上使用与他人在先注册商标相同或近似商标的，只有在该在先商标注册人明确表示追究该使用行为的，该使用行为才可能构成侵犯注册商标专用权的行为。侵犯注册商标专用权的商标使用行为通常不会产生合法权益。但是，如果在先商标取得注册后在较长期限内并未进行合法有效的实际使用，而该在先商标注册人明知或者应当知道他人在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的商标，且这种使用还具有一定程度的正当性，如这种使用并非基于对在先注册商标的觊觎，而是基于其在境外长期实际使用取得的声誉以及这种使用对我国境内可能产生的影响等客观事实，但在先商标注册人却在较长期限内无意或者怠于追究该使用行为，则在后商标使用人对其商标的使用客观上同样会可能会聚集一批较为稳定的消费群体，并形成相对稳定的市场秩序，从而可能形成某种合法权益，此时对在后商标的实际使用行为应当给予一定程度的关注和保护。”[23]

北京高院的2010号判决中，不仅考虑了香港荣华公司“”是善意使用，且主要是结合第533357号“”商标未实际使用该注册商标的事实，以及香港荣华公司在第533357号“”商标于1997年被核准转让前，已经在珠三角地区大量实际使用的事实，包括在被异议商标第3865608号“”商标申请注册前（2003年）香港荣华公司在包括珠三角在内的中国内地，持续大量使用“荣华”商标行为并持续至今的事实，香港荣华对“”的使用客观上已经聚集一批较为稳定的消费群体，并形成相对稳定的市场秩序，最终认定香港荣华公司的“”为知名商品特有名称，确定香港荣华公司实际使用“荣华”商标的行为能够形成合法权益，并且应当受到法律保护。因此，在认定“知名商品特有名称”知名度时也要考虑其在后持续使用而形成相对稳定的市场秩序，应对该已经形成的合法权益予以关注和保护。

北京高院的2010年判决主要考量了香港荣华“”在苏氏荣华“”申请注册后在中国内地的持续广泛的使用，构成了知名商品特有名称，形成了合法权益予以关注和保护。而实际上，香港荣华“”不仅在中国内地在先使用并产生了知名度，且多年来在后持续使用，并结合其自1950年以来在香港地区等地，所形成的域外使用的知名度及于中国内地影响等综合考量，香港荣华“”足以认定为知名商品特有名称。

而在北京高院的4324号中，北京高院一方面没有否认香港荣华“”的在先使用，在认定香港“”知名度时却没有对香港“”在苏氏荣华“”申请注册后在内地长期、持续使用而形成的较高的知名度、苏氏荣华“”长期并未进行实际使用，在较长期限内也从未对香港“”提出任何侵权诉讼，反过来还一直仿照香港荣华“”的包装装潢和“”文字标识，在多个判决生效判决中都被认定攀附香港荣华公司商誉，实施不正当竞争行为等事实予以考量。同样的事实，同样的理由，北京高院的2010号判决认为应当给予香港荣华“”合法的保护，而北京高院的4324号判决又反过来认为香港“”构成对苏氏荣华“”侵权，这的确是令人难以信服。刘春田教授在题为《法治是商标事业发展的基础》演讲中特别指出：“所以我认为应当结束长期以来把商标注册绝对化的做法。应当遵循民法原理确立一个原则，在相同条件下，单纯的注册而不使用，和单纯的使用而不注册之间发生冲突的话，从当前的谁注册保护谁，改为谁实际使用保护谁。这既公平诚信，也符合市场的基本法则。”[24]笔者认为，按照“谁实际使用保护谁”的观点，香港荣华“”一直善意使用，在先使用，长期使用，而苏氏荣华“” 长期不使用、不规范使用、搭便车使用的情况下，按照公平诚信的法则，应该对香港荣华“”进行保护。

因此，笔者认为在认定香港荣华 “”是否享有在先权利时，应以“一定影响”为认定标准，并不应该要求过高的标准，同时不能简单地以在后商标的申请、注册日为分界点，而还应考虑在先使用结合其在后持续使用对该知名商品特有名称的构成所产生的作用、港粤毗邻的地理位置因素，以及在境内外的使用时间、使用范围、使用强度和及于中国内地的影响，相关公众特别是广东地区人们的认知、知晓程度等等综合考虑。正如《专家热议“荣华”商标案：规范使用才能定纷止争》一文中指出：“专家、学者普遍认为，香港荣华对于“”标识的使用，构成善意的、持续性的在先使用，应当被认定为知名商品特有名称给予保护。”[25]

三、境外知名商品，境内如何考量

刘春田教授认为，市场的全球化、统一化程度空前提高，商标问题逐渐成为全球的问题，对传统的商标法律原则、规则发出了挑战，并提出了“商标法的地域原则要不要适当的突破”这一问题。笔者认为，正如刘春田教授演讲中所主张的：“商标问题是一个全球的问题，应当用全球化思维看待。”[26]因此，笔者认为商标法的地域性原则应当适当突破，在认定知名度时应适当考量商标标识在域外使用所产生的知名度。商标使用具有地域性，在坚持地域性的前提下，也不应片面、刻板理解和适用地域性原则，而应该考虑域外在先使用形成的知名度和及于中国内地的影响，特别是对外国知名品牌，适当参考域外所享有的知名度，不应过高要求在中国的使用及知名度，同时应结合其他因素综合考虑。

时代在进步，技术在发展，随着全球经济一体化的推进和互联网的迅猛发展，我国的消费方式发生了多次变化。改革开放前，中间商对促进商品流通发挥着重大作用，商品由中间商从厂家处进行采购批发，再转卖给普通消费者。

改革开放后，邮购服务在我国逐渐兴起，消费者直接通过邮局汇款，向商品提供商下单邮购。互联网的出现，淘宝、京东等平台进一步打破了地理的限制，网络购物、海外代购也成为了我国人们新的消费方式。实际上，不论消费方式如何变化，从商标实际使用效果来看，不论是“中间商转卖”还是“邮购、代购、网购”等消费方式同样都能够起到让相关公众认识商品的来源，能够对产品和商标标识产生认知和了解，都应该属于在中国境内的商标性使用。在认定是否属于在中国地区的商标使用行为时，不能机械理解为在中国直接设厂生产、销售、宣传才属于在中国地区的商标使用行为，对于商标的使用应该落脚到，商标的使用是否与其提供商品和服务产生特定联系，是否在相关公众心中已经产生识别商品来源的作用，即落脚到商标的实际使用效果。

在“”商标申请前，香港与广东地区毗邻，香港“”除了作为伴手礼外，中国内地居民还可以通过邮购方式购买到香港“”，因香港“”的首创白莲蓉月饼，还有月饼里酥酥的蛋黄，“清香嫩滑零舍不同”口感更让中国内地居民对香港“”产生更深刻的认知和喜爱。1979年广九直通车的重新开通加深了香港与内地的密切交往，在直通车上就有香港报刊、杂志报道香港“”，使内地居民能够更深入了解、知晓香港“”，1980年代在广东地区支起的一条条可以接收香港电视的“鱼骨天线”更是人们探知香港新事物的新窗口，人们可以在香港电视看到香港“”广告，至今仍有许多老广州记得，当电视荧幕里看到香港“”赞助的世界女排大赛中，中国女排激动地相互拥抱那一刻，听到左邻右里都在大喊“赢了”的时刻。[27]因此即便在1980年并未在内地地区直接设厂进行生产销售，但香港荣华在香港地区使用“”所产生的实际影响已经延及内地地区，特别是为广东地区的人们所熟知，在特定消费者心中已经产生识别商品来源的作用，相关公众通过邮购下单购买到香港荣华 “”的使用，也应该视为在中国境内的商标性使用。

由于互联网和移动互联网的技术革新，打破了地理上的界限，为我国消费者提供了以往因地域限制和信息不对称，而无法实现的平等的消费渠道，大批消费者已经通过网络购买、海外代购等方式了解国外品牌，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布《2015年中国网络购物市场研究报告》中，截至2015年12月，我国网络购物用户规模达4.13亿，其中社交网购用户规模为1.45亿，人们对社交化网购的认可度日益提升；海外网购的用户规模已达到4091万人，目前的跨境电商平台已引入美国、欧洲、日本、韩国等25个以上国家和地区的5000多个海外知名品牌的全进口品类，网络口碑成为网络消费者决策时最为关注的因素，关注度达到77.5%等数据[29]，说明我国民众消费已发生翻天覆地的变化，在邮购消费、网络消费、口碑消费等消费驱使下，地域界限被打破，消费群体个性化逐渐明显，跨国消费将习以为常。因此，笔者认为在考虑商标标识知名度时，应结合全球化等因素，在特定案件中适当给予考量。知识产权的地域性，并非导致所有域外使用证据都不可以采纳。在坚持商标地域性原则的同时，应当考虑到域外知名度，是否及于中国内地地区，是否已为本国特定区域的相关公众所知道、了解，从而产生对该商品识别来源的心智资源，即中国地区相关公众对该商标标识的认知程度。

在司法实践中已有多个判例,在认定商标标识的知名度时,对该商标在域外产生的知名度予以考虑。在意大利费列罗公司诉蒙特莎（张家港）食品有限公司、天津经济技术开发区正元行销有限公司不正当竞争纠纷案中，在认定费列罗公司“FERRERO ROCHER”巧克力知名度时，不仅考虑了在中国境内的销售、宣传等使用情况，也适当考虑了该商品在国外已知名的情况，综合予以认定在我国境内的知名度。在本案中法院有特别注意到，FERRERO ROCHER巧克力在亚洲多个国家和地区的宣传情况，并在我国台湾地区和香港市场的销售和商标注册情况，对FERRERO ROCHER巧克力在国际上具有较高知名度予以考虑。该法院结合了FERRERO ROCHER巧克力在1984年前，通过中国粮油食品进出口总公司采取寄售方式进入中国市场，主要在免税店和机场商店等当时政策所允许的场所销售，并延续到1993年前的事实，综合考虑予以认定该商品是知名商品。[30]在“NUXE”商标异议行政行政案件中，从娜可丝公司提交的在案证据来看，在中国内地地区的使用证据中，仅为包括一份国内化妆品论坛有关“NUXE”的产品信息，和一篇《中国化妆品》文章对“NUXE”品牌的化妆品报道外，其他在先使用的证据，更多为在法国及众多欧美国家、新加坡、香港和台湾地区的销售、宣传证据和商标注册情况；众多国际网站对娜可丝公司产品的介绍网页；在Google上搜索“NUXE”的网页搜索结果等等，最终法院认为娜可丝公司的证据，能够证明其在先拥有“NUXE PARIS及树图形”系列商标，在被异议商标申请注册日之前，已经在欧美国家以及香港地区具有了较高的知名度，且通过娜可丝公司对其商标的宣传和使用，使得其“NUXE PARIS及树图形”商标具备了较高的商业价值，具有了一定的影响力。鉴于化妆品类商品属于受关注度较高的日常用品，相关公众对该类商品的认知程度有别于其他商品，且客观上确实存在大量的我国相关消费者由国外购买并带回国内使用的情况。[31]综合上述因素进行判断，就本案而言，能够认定在被异议商标申请注册日之前，娜可丝公司的“NUXE PARIS及树图形”商标在化妆品等商品上在我国内地地区已为相关公众所知晓，并形成了一定的知名度。

从上述司法实践的案件中可知道，司法机关在对于域外使用证据并非全然否定，不予采纳。在综合考量知名度时，在结合商标在域外使用知名度及中国内地的使用情况、商品或服务特点、消费者认知程度等因素进行具体判断。正如中国社会科学院知识产权中心李明德教授表示：“知名商品特有名称还是未注册驰名商标的知名度的判断，在先使用主要考虑是否在中国内地区域内使用，但在境外的使用对境内消费者起到了知晓的作用，则应该给予考虑。”[32]

在香港荣华“”与苏氏带圈“”的其他相关案件中，佛山中院、广东高院、北京高院在认定香港荣华“”知名度时也特别考虑了香港荣华的“”在香港地区的使用及香港地区与中国内地特别是广东地区的特殊关系，是有将在香港地区的使用产生的知名度和中国内地的使用产生的知名度综合考虑的。

如佛山市中级人民法院（1999）佛中法知民初字第124号：“虽然原告的‘荣华月饼’在国内未有注册商标及较早销售的证据，但‘荣华月饼’是原告的股东较早的在港澳地区和部分国家注册及生产销售。由于广东毗邻港澳，原告又在国内作了大量广告，使原告的‘荣华月饼’在广东为相关的消费者所熟知，应认定为知名商品。”[33]又如广东省高级人民法院（2013）粤高法民三终字第488号：“1994年以前，虽然荣华公司的‘荣华月饼’在国内没有申请注册商标，但‘荣华月饼’由荣华公司的股东较早在港澳地区和部分国家注册及生产销售……由于广东毗邻港澳，荣华公司又作了大量广告，使荣华公司的‘荣华月饼’在广东为相关的消费者所熟知。”[34]再如同为北京高院审理的（2014）高行终字第2010号判决书：“但是，如果在先商标取得注册后在较长期限内并未进行合法有效的实际使用，而该在先商标注册人明知或者应当知道他人在相同或者类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的商标，且这种使用还具有一定程度的正当性，如这种使用并非基于对在先注册商标的觊觎，而是基于其在境外长期实际使用取得的声誉以及这种使用对我国境内可能产生的影响等客观事实。”等均予以考虑该境外特别是与广东毗邻的香港地区的知名度的事实。[35]因此，“香港繁体荣华与苏氏带圈荣华商标诉讼案”中，也应该对香港荣华“”在香港地区等域外知名度予以考量来综合判断其知名度，并依法认定其构成在先使用的知名商品特有名称，并足以抗衡在后注册的商标，给予其相应的法律保护，而不是反过来认定其构成侵权。

四、结语

综上所述，笔者认为在认定在先使用商标知名度时，应当以“一定影响”为认定标准，对在先商标持续使用的范围（使用时间、使用地域、使用程度）、推广宣传程度、特定公众的认知程度、在后商标注册人的明知或者恶意等因素进行综合考量。在坚持商标地域性原则的同时，应当适当考虑全球化的因素，对中国境外产生的知名度不应一律不予考虑，而应给予适当考量。在先使用商标知名度要求本身是有弹性的，标准不宜过高，并非是要求该未注册商标的使用达到相当高的知名度程度，而是在特定消费者心中能够产生识别商品来源的作用这一程度。香港“”与苏氏带圈“”纷争二十年，结合上文所论述，笔者认为应对香港荣华“”予以知名商品特有名称保护，正如中国科学院大学李顺德教授在《合法商标的使用应遵循诚实信用原则》一文中指出：“不管强调是适用商标法还是适用反不正当竞争法，对于商标的保护都有一个不可逾越的底线，那就是不保护市场竞争中违反诚实信用原则的行为。” [36]对于苏氏荣华长期不使用、不规范使用、搭便车使用，利用合法商标进行不正当竞争的行为应该予以规制，我国法律绝对不能支持这种披着合法外衣，实行攫取他人通过多年诚信经营、兢兢业业而打下的市场和累积的商誉的不正当竞争行为。笔者十分赞同上海大学知识产权学院袁真富教授在《诚信为王，共存为宜》一文中所主张的：“香港荣华因其在先使用、持续使用、善意使用，并具有相当的知名度，应当从商标立法目的和鼓励诚信的角度给予其‘荣华月饼’继续使用的权利或自由”。[37]

以上是笔者对“在先使用并有一定影响的未注册商标或知名商品特有名称”的知名度认定标准的几点管窥之见，不妥之处，请各位专家批评指正。

（本文仅代表作者个人观点，与知产力无关）

[1] 参见北京市高级人民法院（2013）高民终字第4324号民事判决书

[2]参见广东省高级人民法院（2013）粤高法民三终字第488号民事判决书

[3] 相关规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。业界对于该条款是否仅适用于商标行政管理部门对商标注册审查和核准，而不应适用于商标侵权民事纠纷案件有争议，最高人民法院在“哈纳斯”商标侵权案中认为：“在先权利人及在先使用并有一定影响的商标使用人可以申请撤销在后的注册商标，故在商标侵权诉讼中，其当然有权以其在先权利、在先使用并有一定影响的商标来进行抗辩，认为其不侵犯在后的注册商标权。” 笔者认为该条款同样适用于商标侵权民事纠纷案中。

[4] 相关规定：注册商标权人的注册商标属于复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标、抢注被代理人或者被代表人的商标或者以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标，被诉侵权的在先商标使用人以此为由提出抗辩的，应当予以支持。

[5] 相关规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

[6]参见湖南省高级人民法院（2006）湘高法民三终字第30号民事判决书

[7]参见最高人民法院（2007）民三监字第37-1号民事裁定书

[8]参见北京市海淀区人民法院（2008）海民初字第8283号判决书

[9]参见最高人民法院（2012）民申字第1475号民事裁定书

[10]刘春田.法治是商标事业发展的基础，中华商标协会公众号2018年02月08日发表，参见http ://mp.weixin.qq.com/s/4J_bg3IYr6DtbzVreephZw，最迟访问时间2018-2-8

[11]黄璞琳.“荣华”案评析：在他人在先注册商标核定范围内也可能构成知名商品特有名称，知产力公众号2015年11月12日发表，参见

https://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1518133883&ver=1&signature=8P6BITP5YXRJ30N9huP8t-SZW8O6vvE21-1kmpA0K2cUTPPfByDWWfSxNDGeQ2iSFiK2z4Gv0DTkEMSScxKDAjErjvqxDPYsWrWHi3isbMaRV0lbzEIdByNn4k26gFzwHhKXG-Ebv0KEOChA7IpZaw==，最迟访问时间2018-02-08

[12]专家热议“荣华”商标案：规范使用才能定纷止争，参见

https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1518133954&ver=687&signature=wUgxXsUmsqVRsPFNc7eD--TZnkg3cDXdb8tzNtyxroymq3iUfejl02Mbw6k2ZtnP0Xxngrf1waM8Es*If1Pr7AJqxrp*vjPim5NbbqMN4JYGfKkKVO2poEs6kzP2soKD&new=1，最迟访问时间2018-02-08

[13]李顺德.合法商标的使用应遵循诚实信用原则，知产力公众号2018年01月29日发表，参见https://mp.weixin.qq.com/s?src=11×tamp=1518134054&ver=687&signature=wUgxXsUmsqVRsPFNc7eD--TZnkg3cDXdb8tzNtyxrozg7xcI1HHzolS4bXX1ex792CZL**oG*XNPHkWKBuZMXBGVtYrM6TOSFeczn9d7cDVwTwmeE0d9T72DOyPpFZAv&new=1，最迟访问时间2018-02-08

[14]赵刚.法官详解首起商标先用权抗辩成功案件，知产力公众号2014年12月11日发表，参见https://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1518134135&ver=1&signature=8P6BITP5YXRJ30N9huP8t-SZW8O6vvE21-1kmpA0K2cHufUfURyCPbZiWcLH5*NrRFDu5RjIsd31zPAwXIQ*4MVxVm1VNfsjYr7taPQwQ3s3nwJoAbycZ9ZNXPz19hYuUtIWTCWyHE2dfh2-rGUiIw==，最迟访问时间2018-02-08

[15]参见最高人民法院（2012）民申字第1475号民事裁定书

[16]参见最高人民法院（2015）民申字第3513号民事裁定书

[17]笔者认为在认定“具有一定影响”知名度的时间点应根据案件实际情况予以认定，不宜以机械一律适用注册商标申请日或核准日，在如“Gmail”、“诸葛酿”、“惠尔康”商标侵权案件中法院均以双方争议的时间来确定知名度。

[18]参见北京市高级人民法院（2017）京行终2259号行政判决书

[19]参见北京市海淀区人民法院（2008）海民初字第8283号判决书

[20]参见北京市高级人民法院（2013）高民终字第4324号民事判决书

[21]参见北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字第14867号民事判决书

[22]同注12

[23]参见北京市高级人民法院（2014）高行终字第2010号行政判决书

[24]同注10

[25]同注12

[26]同注10