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作者 | 温旭 潘莹 广东三环汇华律师事务所
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（本文8138字，阅读约需15分钟）
每年的中秋佳节，中华儿女都会团聚一堂，共话温馨亲情，月饼是这一团圆节日必不可少的传统美食，“荣华月饼”更是许多人的不二之选。殊不知，目前市场上存在香港“ ”及广东顺德的苏氏“荣华月饼”，双方间围绕“荣华月饼”也存在大量诉争，近日许多媒体广泛报道此案。本文欲以此案为源，浅析商标“共存”之基础。
一、“荣华月饼”商标诉争案件概述
1950年，现任荣华饼家有限公司(简称“香港荣华”)董事长刘培龄与其他几位股东在香港成立元朗荣华酒楼，开始使用“荣华”商标——，生产销售包括月饼在内的糕点产品，随后“荣华月饼”陆续被销售到世界各地有华人居住的国家。1980年前后，随着中国改革开放，香港“荣华月饼”通过粤港居民的探亲访友、旅游交往等方式进入广东地区，为当时颇受欢迎的送礼佳品。自1987年起，香港“”开始正式进入内地地区销售，包括省港直通车、广州友谊商店、广州飞翔船、广九铁路沿线餐厅、珠江旅运客运码头、深圳特区商场等区域，都能看到香港“”的身影。在1990年11月10日带圈荣华商标“”核准注册之时，香港荣华月饼的销售市场至少已经到达国内的北京、沈阳、上海、新疆、内蒙、广东、兰州等七个省、市及自治区。
苏国荣为广东顺德的苏氏“荣华月饼”生产者，其于1985年将个人拥有的商户命名为“荣华饼食店”，随后该名称历经多次变更。1997年12月28日，苏国荣从沂水县永乐糖果厂受让了后者于1989年11月14日申请的第30类第533357号带圈荣华商标“”，自那之后，苏国荣开始模仿香港“荣华月饼”的字样及其花好月圆的包装图案进行月饼的生产销售（简称 “苏氏荣华”），但在2004年之前，无论是苏国荣还是原商标转让人均未使用过该带圈荣华注册商标。
由此，内地市场上存在上述两家“荣华月饼”，同时双方为争夺相关“荣华”商标的归属与实际使用，展开了长达二十余年的诉讼纷争。
姑且不论苏国荣居住、生活于与港澳地区交流频繁的珠三角地区，存在对于在先香港“”熟知的可能，其行为是否可能存在刻意使用“荣华”作为字号、后又购买相关商标的主观恶意，仅仅从二者商标基础来看，笔者认为，香港“”的未注册商标，由于在苏国荣正式使用“”之前，即在世界华人心中享有极高美誉度，也在内地销售宣传多年，因此其存在与苏氏“”注册商标“共存”的理论基础及法律依据。
二、商标“共存”的产生缘由
所谓商标“共存”，根据国际知识产权组织2006年一篇文章的定义，商标“共存”是指“两个不同的企业使用相似或相同的商标在市场上提供商品或服务，而缺乏影响相互业务可能性的情况”。[1]商标“共存”的产生，与商标的基本功能密不可分。
商标萌芽于制造者用符号在商品上标明自己的身份，后来这一标记被人类用以追溯产品来源。生活在中世纪的人们能够通过商品上的商标找到缺陷产品的生产者并追究其责任，在这一时期，这种标识的使用是强制性的，被称为“责任标识”。[2]中世纪后期，市场日益繁荣，贸易及竞争自由化的趋势日益明显，商人开始主动选择使用商业标识来标明自己商品的来源，现代商标的雏形由此形成并逐渐走向成熟。商标的出现，使人们能够轻易地辨别商品的来源，并由此选择到自己所需的产品。伴随着资本主义时期的到来，商标开始作为一种无形的私有财产受到法律的承认与保护。[3]1804年，法国《拿破仑法典》率先在法律中规定了商标的保护，在这之后商标权也逐渐在各国商标法中得到确定及保护。[4]实质上，商标是一种符号，根据皮尔士的符号学理论，商标具有能指、所指和对象组成的三元结构——所谓能指，就是有形的可以被感知的标识本身，所指是指商品的出处来源或此商标拥有者在消费者心中所具有的商业信誉，对象则是商标所依附的具体的商品或服务。[5]商标并不单纯只是一个标记，它是一个三位一体的统一物，包括了使用商标的主体、对象及组成商标的标志。[6]从历史的源头及商标的根本作用来看，商标就是指示产品来源的一种标记，购买者通过生产者在其商品上贴附的标识，能够非常容易地区别类似产品的来源，弄清楚自己所购买的商品的来源。
当一个标识，无论其注册与否，已经通过大量的使用，使其中所具有的识别功能和所累积的商誉达到一定程度时，就应当被视为一个现实存在的商标。虽然目前我国以商标注册制度为主，但不可否认在现实情况中，具有大量的未注册商标。同时受限制于文化、风俗、市场的限制，寓意良好且形象鲜明的商标，往往是有限的，不同主体不约而同地选用相同或近似的商标，并不存在恶意。商标“共存”，正是为这种善意的在先使用及选择留有余地，允许基本相同或近似商标的同时存在。在先使用的未注册商标，通过长期的使用与在后注册商标相比而具有显著性，其中积累着使用者的商誉，允许其继续在原有范围内继续使用相应商标，体现了公平原则，也更具备合理性，但这种共存是需要一定的前提条件与相应基础的。
三、商标“共存”的理论基础
——商标混淆可能性原则
商标“共存”现象在国际上并不罕见。商标“共存”的理论依据在于，即便相关商标基本相同或相似，但相关公众并不会产生混淆或误认，或者缺乏混淆与误认的可能性。此理论基础源于商标混淆可能性理论。
我国现行的商标法，通过2013年的修订，已将商标混淆可能性原则作为商标侵权的判定标准，在商标法第五十七条明确规定，“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……”。该项规定将混淆作为了商标近似或商品类似情况下商标侵权的构成要件。第二款的规定则包含了三种情况，分别为将相同商标用于类似商品上、将类似商标用于相同商品上及将类似商标用于类似商品上，在这三种情况中混淆可能性被作为判定是否构成侵犯商标权的构成要件。如果在此类情况下消费者并不会对产品的来源产生误解，即不存在任何的混淆可能性，这种行为当然也就不会构成侵权。
商标“混淆原则”是英语“Likelihood of Confusion”的汉语翻译，也常被称为“混淆可能性”，在我国台湾地区，则被译为“混淆之虞”。该词最初来自于英美国家的商标法，美国勒尼德•汉德（Learned Hand）法官曾总结：“任何人不得误导公众使其认为商品来源于原告”。[7]后来国际公约也逐步采纳此术语，[8]于是商标“混淆可能性”演变为国际商标法体系中的一个基本概念。是否会造成混淆也成为了认定侵害商标权的一个核心理论。
根据商标混淆可能性原则，但若商标或商品并不完全相同仅为相似，根据第二款的规定，则要结合混淆原则进行判断。所谓商标相同，是指商标的文字、形状及读音等完全一致，而商标近似是指商标的文字、形状等虽然存在差别，但由于差别并不明显而基本相同，其主要表现就是“形”、“音”、“意”近似。而商品的相同，则是指性能、生产工艺、主要原材料及用途等相近的产品，而类似商品除了要考虑商品性能、用途及原材料等因素，还应当将消费者的心理认知因素也加入考虑。由此可见，相同商标及相同产品的判断与近似商标及类似产品的判断相比，更为简单直接。在探讨哪些商标或商品构成类似时，情况更为复杂，简单而言就是应当在个案中进行对比，考虑请求保护的商标及其所附商品的知名度及显著性，并在判断过程中以一般消费者的一般注意力为标准。
虽然商标混淆可能性原则常常使用于商标侵权的判断中，但反向思考，若根据商标混淆可能性原则，相关商标的使用不构成侵权，那么其使用即为合法合理，此原则为不会导致混淆的两个基本相同或近似商标的同时存在，提供了空间。
在判断相关商标是否构成近似时，在商标注册过程中，审查员初时对于两个标识是否构成近似的判定标准是静态且主观的，即在认定过程中并不会考虑相关标识在市场中的实际使用情况，仅仅简单从两个标识的“形”、“音”、“意”进行近似判断。而在侵权认定过程中，法官对于这一问题的判定则是动态的，还需要考虑被控侵权标识使用者善意的在先使用以及相关标识在长期使用过程中所累积的商誉，即会考虑两个标识在市场中的历史使用状态、所占市场份额、使用者主观意识及相关消费者认知等因素，因此不允许注册的商标，在实际使用过程中未必会构成对于相似引证商标的侵权，最终认定是否构成侵权的考量因素仍落脚于是否会造成相关消费者的混淆。
相比于商标申请注册时的标准而言，侵权判定的标准会有所不同，也就是说，在使用者申请注册商标被驳回，相关标识并不必然构成对引证注册商标的侵犯，二者不能够简单地划上等号，在先使用的未注册商标由于受上述因素的影响，一方面或是在长期在先使用中产生了与对应相似注册商标区别的显著性特征，另一方面或是由于对应相似注册商标的长期不使用而不存在实际混淆可能性，或是二者兼而有之，进而在侵权判定中，基本相同或相似的商标会被认定为与对应注册商标不相同，这正是对于上述理论的辩证分析。概而言之，标识客观上的近似与否，并不是侵权判定的绝对条件，是否会构成混淆才是侵权判定的根本原则。最高法院的许多判例，之所以将许多看上去相似的标识最终认定为不构成侵权，正是对于这一原则的适用。我们所提出的“共存”，更多的是具有一定区别意义上的共存，是基于可以识别商品实际来源意义上的共存。
回归“荣华月饼”商标诉争，苏氏荣华持有“”注册商标，香港荣华的“”商标两个商标从“形”、“音”、“意”三个层次分析，“音”、“意”相同而“形”存在差别，二者构成相同商品上的近似商标，但香港荣华的“”虽然未在内地注册，但经过多年使用已经累积其大量商誉，甚至早在1999年通过佛山市中级人民法院的判决香港荣华月饼已被认定是知名商品。对于一般消费者而言，具备一定的注意意识，若苏氏严格按照其注册商标的形式规范使用，而不要故意与香港荣华在先的未注册商标靠近，消费者能够区别市场上存在的香港“”与苏氏荣华的“”，因此苏氏“”商标与香港荣华“”商标，存在共存的理论基础及实务依托。
四、 商标“共存”的前提条件
（1） 法律依据——商标法第四十五条及第五十九条第三款
我国商标法第四十五条第一款规定：“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”；第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。”
上述两个法律规定，为我国的商标“共存”情况提供了法律依据。前者针对已有未注册商标情况下，取得注册商标提供了空间；后者在注册商标已存在情况下，在先未注册商标的继续存在提供了空间。解读第五十九条第三款规定，在先使用的未注册商标若欲与相同或近似的注册商标“共存”，需要符合以下三项条件：（1）未注册商标的使用需发生在注册商标申请日之前；（2）未注册商标在注册商标申请日前具有一定影响；（3）在先未注册商标后续的使用仅仅局限于原有使用范围之内，还应当注意增加区别特征（若在先未注册商标原本即与注册商标有所区别，并经过长期使用具备显著性，也可以不需要增加区别特征）。
（2） 商标“共存”的前提条件
根据前文分析可知，我国相关法律关于商标“共存”需要符合一定的条件，下文具体分析商标“共存”的前提条件所包含之内容。
首先，在先使用的未注册商标，应当经过一定时间的使用，拥有了一定的知名度，因而与在后的注册商标相比较，具备了显著性。此项前提条件，也反映了商标市场格局理论。所谓商标市场格局理论，即不同商标在相关市场内已经形成了相互独立的市场格局，在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条[9]及《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第19条[10]都有所体现。在先使用的未注册商标，通过长期使用而拥有一定知名度，在市场中也便占据了一席之位。以“鳄鱼”商标争议为例，（法国）拉科斯特公司1980年在中国注册了“鳄鱼”图形商标
，（新加坡）鳄鱼国际公司于1994年进入中国，同样使用相似的“鳄鱼”图形商标
，二者围绕“鳄鱼”图形商标产生纷争，最终法院认为，在认定二者商标是否近似的时候，应当考量被告的主观恶意、双方共存、商标使用的历史和现状，以及所拥有的市场格局。在“鳄鱼”案中，法院认定被告的商标在中国的知名度及影响力较大，同时双方在国内具有各自可区分的市场及特定的消费群体，被诉标识能够清晰指向商品生产来源，也不会不正当地挤占原告的市场份额，因此不构成侵权。[11]区分不同商标各自所占据的市场格局，体现了法律对于积累汇集于商标之上的商誉的尊重。
其次，在先使用的未注册商标应当局限于原有的使用范围之内并可以添加特征与注册商标加以区分。以“狗不理”商标诉争为例，天丰园饭店自上世纪80年代起一直在济南持续经营“狗不理”灌汤包，而狗不理集团则于1994年注册了“狗不理”文字商标，2006年狗不理集团起诉天丰园饭店侵犯其注册商标，最终法院判决认为天丰园在济南这一特定区域提供“狗不理猪肉灌汤包”历史由来已久，不存在搭车利用“狗不理”注册商标声誉的主观恶意，为在先使用，可以继续使用“狗不理猪肉灌汤包”，但不得作其他扩张性使用。[12]对于已共存的两个相同或相似的商标，在使用时加以一定的区别，保持原有的使用范围，其目的是为了预防两个相同或近似的商标在后续使用中造成混淆。所谓保持原有的使用范围，即指仅在原有的商品类别上使用原有的标识，而不得在其他商品上扩张使用。同时为了增加区别，也可以适当添加特征以拉大两个近似商标的区别。
（3） 香港荣华的“”商标符合上述条件
再次回归“荣华月饼”商标归属纷争，香港荣华早在上世纪八十年代便开始进入内地，而苏氏荣华所持有的“”商标，注册日期则为1989年，晚于香港荣华“”商标在内地的使用日期，更加晚于“”在香港的诞生日期（1950年）。同时，在“”商标注册日期之前，香港荣华“”的商品已经远销海内外，在全体华人心中具有一定的地位。在广东珠三角地区，由于是许多海外华人的故乡且具有地域优势，与境外交流频繁，香港荣华“”的商品幸有的美誉度更高。于此同时，香港荣华在广九直通车上刊载广告，及在珠三角地区可合法收看到的香港电视台中投放广告，也进一步地使“”这一标识在珠三角地区消费者心中更为知名。综合以上分析，香港荣华“”未注册商标与苏氏“”注册商标比较，具备商标法第五十九条第二款规定的“在先使用”并“具备一定知名度”。
与此同时，香港荣华所使用的“”，其与苏氏“”注册商标比较，虽然读音相同，但从形状上看，前者采用魏体“榮華”的繁体字型，而后者则是采用“荣华”简体字型变形后外部由圆圈包围，二者在视觉上差异明显。同时经过香港荣华多年对“”的使用及宣传，消费者清楚了解市场上存在两个“荣华”月饼，同时对于哪款月饼来自香港荣华非常清晰。如果双方均规范使用目前已有的商标，即香港荣华使用繁体字型，苏氏荣华使用带圈简体变形荣华，则消费者并不会混淆二者。
综合以上分析，香港荣华的“”作为在先使用的未注册商标，已经具备一定知名度，在相关市场中占据了一定的市场份额，且辨识度较高，同时又并不与苏氏的注册商标完全相同，该商标具备与在后注册商标“共存”的条件。
五、小结
前文通过论述商标“共存”的理论基础及我国相关法律规定，结合香港荣华及苏氏荣华具体商标的分析，可知香港荣华“”未注册商标与苏氏“”注册商标比较，首先二者在规范使用商标的情况下不会导致消费者混淆，其次，前者在先使用且在后者注册日期之前享有一定知名度，因此该两个商标虽然读音及意思相同，所涉及的商品相同，依旧存在共存的空间，因而香港荣华“”未注册商标不会构成对苏氏“”注册商标的侵犯。
与此同时，香港荣华自上世纪五十年代起就一直使用“榮華”商标，其进入内地时，延续使用自身已长期使用的商标并不存在侵犯他人商标权、“搭便车”的故意，完完全全是一种善意的使用。姑且不论香港荣华经过多年对“”的使用，相关标识已经如法院认定的、成为知名商品的特有名称，苏氏荣华在使用其注册商标时，不规范使用其注册商标以靠近香港荣华标识的行为可能构成不正当竞争，仅仅从是否侵犯商标权的角度进行分析，也可见香港荣华“”同样构成在先使用的具有一定知名度的未注册商标，符合与在后注册商标“共存”的条件。“”未注册商标与“”注册商标本即存在区别，若双方只在原有范围内使用商标，即香港一方使用繁体“”，苏氏一方使用简体带圈“”商标，则市场中的消费者能够区别二者商品的不同来源，更不会产生混淆。苏氏荣华弃用带圈“”商标，反照香港“”的方式使用，其本身也正好说明二者存在显著区别，并反证香港“”享有极高商誉。但实际中，苏氏荣华却使用“荣华月饼”作为商标，同时更模仿香港荣华花好月圆的包装，模糊二者区别。由于苏氏荣华对于商标不规范使用及“搭便车”的故意导致的混淆，不应当由在先善意使用“”的香港一方承担责任。若以带圈荣华注册商标认定“”的使用构成侵权，则违背了公平竞争的在先使用原则，客观上起到鼓励不正当竞争的作用与不利影响。
在承认二者合理共存的前提下，为进一步扩大“”未注册商标与“”注册商标的区别，双方应当规范使用相关标识，即按照已有商标的形式，不加修改的加以使用，或者增加区别特征以进一步扩大二者差异。只有在双方规范性使用自己商标、不靠近另一方商标的前提下，双方才能够不断在自己的商标中积累商誉，只有这样才能够体现对他人的权利尊重，也能够更好地维护自身权益。
以上是笔者关于商标“共存”的浅薄看法，抛砖引玉，供读者参考，也希望获得更多专家的批评指正。
（本文仅代表作者个人观点）
注释：
[1]Tamara Nanayakkara，“Trademark coexistence, IP and business”，WIPO Magazine，Issue 6/2006,http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html
原文：“Trademark coexistence describes a situation in which two different enterprises use a similar or identical trademark to market a product or service without necessarily interfering with each other’s businesses.”
[2]Frank Schechter，The Historical Foundations of The Law Relating to Trade － Marks［M］．New York: Columbia University Press, 1925 :39
[3]胡开忠. 知识产权法比较研究[M]. 北京:中国人民公安大学出版社, 2004 : 382.
[4]张青. 贴牌生产中的商标侵权问题研究[D]. 华南理工大学, 2013.
[5]彭学龙.商标法基本范畴的符号学分析[J]. 法学研究. 2007(01)
[6]黄晖. 商标法[M]. 北京:法律出版社, 2004年 :23.
[7]Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. Supp. 505, 509-10(S.D.N.Y)
[8]彭学龙. 论“混淆可能性”——兼评《中华人民共和国商标法修改草稿》(征求意见稿)[J]. 法律科学(西北政法学院学报), 2008(01).
[9]相关规定：人民法院在审理商标授权确权行政案件时,对于尚未大量投入使用的诉争商标,在审查判断商标近似和商品类似等授权确权条件及处理与在先商业标志冲突上,可依法适当从严掌握商标授权确权的标准,充分考虑消费者和同业经营者的利益,有效遏制不正当抢注行为,注重对于他人具有较高知名度和较强显著性的在先商标、企业名称等商业标志权益的保护,尽可能消除商业标志混淆的可能性;对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。
[10]相关规定：妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系,准确把握认定商标近似的法律尺度。认定是否构成近似商标,要根据案件的具体情况。通常情况下,相关商标的构成要素整体上构成近似的,可以认定为近似商标。相关商标构成要素整体上不近似,但主张权利的商标的知名度远高于被诉侵权商标的,可以采取比较主要部分决定其近似与否。要妥善处理最大限度划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间适当共存的关系。相关商标均具有较高知名度,或者相关商标的共存是特殊条件下形成时,认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定,注意尊重已经客观形成的市场格局,防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似,实现经营者之间的包容性发展。
[11]最高人民法院（2009）民三终字第3号判决
[12]最高人民大院（2008）民三监字第10-1号民事判决